Anmelder und Inhaber Europäischer Patente und Ergänzender Schutzzertifikate sollten sich gründlich überlegen, ob sie für ihre bereits veröffentlichten EP-Anmeldungen und erteilten Europäischen Patente und ESZ ein Opt-out von der Zuständigkeit des EPG erwägen sollten.
Opt-out von der Zuständigkeit des EPG
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Übergangszeit
Seit dem 1. Juni 2023 gilt eine Übergangszeit, in der ein Opt-out von der Zuständigkeit des EPG möglich ist, sofern noch keine Klage vor dem EPG erhoben wurde. Die Übergangszeit wurde auf sieben Jahre festgelegt, kann aber ggf. um weitere sieben Jahre verlängert werden.
Nach Ablauf der Übergangszeit wird ein Opt-out von der Zuständigkeit des EPG für Europäische Patente nicht mehr möglich sein.
Weitere wichtige Informationen zum Opt-out
- Der Opt-out von der Zuständigkeit des EPG für ein Europäisches Patent kann einmalig wieder rückgängig gemacht werden. Ein zweiter Opt-out ist dann nicht mehr möglich. Der Opt-out gilt für die gesamte Laufzeit des betreffenden Patents.
- Bei Patenten, für die ein Opt-out erklärt wurde, erstreckt sich der Opt-out automatisch auf das ESZ des fraglichen Patents.
- Bei mehreren Antragstellern bzw. Patentinhabern muss das Opt-out von allen Parteien gemeinsam erklärt werden. Sollten sich der Inhaber des ESZ und der Patentinhaber nach einer Übertragung voneinander unterscheiden, müssen sowohl der Inhaber des ESZ als auch der Patentinhaber das Opt-out gemeinsam erklären.
- Bitte beachten Sie, dass für Einheitspatente kein Opt-out von der Zuständigkeit des EPG möglich ist.
So stellen Sie die Wirksamkeit des Opt-out sicher
Sollten Sie sich für ein Opt-out entscheiden, müssen Sie dessen Wirksamkeit sicherstellen.
Damit ein Opt-out wirksam ist, muss es im Namen des bzw. der „wahren Inhaber(s)“ erklärt werden. Dabei handelt es sich um die Person(en), die als Patentinhaber oder Anmelder zur Eintragung berechtigt sind, unabhängig davon, ob sie im Europäischen Patentregister oder in den nationalen Registern als solche verzeichnet sind. Wie bereits erwähnt muss das Opt-out bei mehreren Antragstellern bzw. Patentinhabern von allen Parteien gemeinsam erklärt werden.
In den meisten Fällen handelt es sich bei dem/den „wahren Inhaber(n)“ um die im Europäischen Patentregister oder in den nationalen Registern eingetragenen Inhaber/Anmelder.
Im Falle eines Eigentümerwechsels ist hier allerdings eine sorgfältige Prüfung erforderlich.
So muss das Opt-out beispielsweise im Namen des/der „wahren Inhaber(s)“ erfolgen, wenn die Übertragung eines erteilten Europäischen Patents nur in einigen Ländern eingetragen wurde. Dem Opt-out ist in diesen Fällen eine Erklärung beizufügen, dass es sich bei den genannten Parteien um den/die „wahren Inhaber“ handelt.
Darüber hinaus muss das Opt-out für alle Mitgliedstaaten erfolgen, in denen das Europäische Patent validiert wurde. Eine Interpretation geht davon aus, dass das Opt-out auch für alle Mitgliedstaaten erfolgen sollte, in denen das Europäische Patent erteilt wurde bzw. die in der Anmeldung benannt wurden. Dies trifft nicht nur auf EPG-Mitgliedstaaten zu und auch nicht nur auf Staaten, in denen das Europäische Patent validiert wurde, sondern auch auf Staaten, in denen das Europäische Patent nicht validiert wurde bzw. in denen es inzwischen erloschen ist. Im Falle einer erfolgten Eigentumsübertragung empfehlen wir, die Eigentumskette für alle Staaten zu überprüfen, in denen das Patent erteilt wurde, um die „wahren Inhaber“ für jeden benannten Staat zu identifizieren. Wenn die Eigentumsübertragung nur für Länder gilt, in denen das Europäische Patent validiert ist, empfehlen wir, dass im Opt-out nicht nur der Erwerber, sondern auch der Inhaber des Europäischen Patents in den nicht validierten Ländern genannt wird, selbst wenn das Europäische Patent in diesen Ländern bereits erloschen sein sollte.
Sollte das Opt-out nicht im Namen des bzw. der „wahren Inhaber(s)“ erklärt werden, kann es sein, dass das Opt-out ungültig ist, wodurch das Europäische Patent unerwünschterweise der Zuständigkeit des EPG unterliegt.
Um sicherzustellen, dass das Opt-out wirksam ist, empfehlen wir eine vollständige Bewertung aller Eigentumsänderungen, damit die korrekten Unterlagen eingereicht werden können. Für weitere Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre betreuende Anwältin/Ihren betreuenden Anwalt bei Forresters.
Was geschieht, wenn kein Opt-out erklärt wird?
Während der Übergangszeit haben Sie, wenn Sie für Ihr Europäisches Patent kein Opt-out erklärt haben, die Wahl, ob Sie Patentverletzungsklagen gegen Wettbewerber vor dem EPG oder vor den nationalen Gerichten einreichen. Im Gegenzug können auch die Wettbewerber wählen, ob sie Nichtigkeitsklagen gegen Sie als Patentinhaber vor dem EPG oder vor den nationalen Gerichten einreichen. Sobald Klage bei einem bestimmten Gericht eingereicht wurde, bleibt das Patent für die restliche Laufzeit an dieses Gericht gebunden.
Im Falle einer Klage vor dem EPG gilt die Entscheidung des EPG in allen EPG-Mitgliedstaaten. Dabei kann ein Unterlassungsanspruch für alle EPG-Mitgliedstaaten durchgesetzt bzw. das Patent in allen EPG-Mitgliedstaaten widerrufen werden.
Unser Opt-out Überwachungsservice
Forresters bietet einen Überwachungsservice, der es Patentinhabern ermöglicht, den Opt-out-Status der Europäischen Patente ihrer Wettbewerber beim EPG zu verfolgen. Wenn beispielsweise für ein problematisches Konkurrenzpatent nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist beim EPA kein Opt-out erklärt wurde, könnte eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG eingereicht werden, um eine Aufhebung des fraglichen Patents in allen EPG-Mitgliedstaaten zu erreichen. Dies könnte durch eine einzige Nichtigkeitsklage die Ausübungsfreiheit in mehreren Ländern sicherstellen.
